外观设计专利不得与在先权利相冲突
——北京椰风热带食品配送有限公司、海口市南山实业有限公司与国家知识产权局专利复审委员会行政诉讼案

案例简介

判决书字号

一审判决书：北京市第一中级人民法院（2002）一中行初字第169号
二审判决书：北京市高级人民法院（2003）高行终字第217号

　　案由概述
　　1996年7月6日，海口市南山实业有限公司（简称南山公司）向中国专利局申请了使用于产品名称为“椰子粉包装袋”的外观设计专利，该专利于1997年8月6日被公告授权。1998年5月21日，北京椰风热带食品配送有限公司（简称椰风公司）就本案专利向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出无效宣告请求。专利复审委员会于2001年12月17日作出第4065号无效宣告请求审查决定，维持本案专利权有效。椰风公司不服，提起行政诉讼，一审法院判决撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第4065号无效宣告请求审查决定，国家知识产权局专利复审委员会重新作出无效宣告请求审查决定。为此，本案第三人南山公司不服一审行政判决，向北京市高级人民法院提出上诉。

　　一审案件事实及证据
　　1996年7月6日，南山公司向中国专利局申请了名称为“椰子粉包装袋”的外观设计专利，该申请于1997年8月6日被公告授权，专利号为96307459.8，专利权人为南山公司。本案专利授权公告的视图仅为主视图。
　　1998年5月21日，椰风公司就本案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是本案专利不符合专利法第五条和专利法第二十三条的规定：“（1）本专利采用我公司椰风产品的商标标识图形，该图形已作为我公司产品外观，于本专利申请日前在市场公开销售、在报刊公开发表，丧失了新颖性。（2）商标局已将我公司椰风商标认定为驰名商标，该商标图样包含‘CO’组合图形。被请求人使用与其近似的图形作为商品包装装演，足以造成消费者误认误购。”椰风公司共提交了28份证据。
　　专利复审委员会分别于1998年12月22日和2000年11月13日进行了两次口头审理，第一次口头审理所涉及的是本案专利是否符合专利法第二十三条的规定，第二次口头审理所涉及的是本案专利是否符合专利法第五条的规定。专利复审委员会认为，由于本案审理处于专利法的修改前后，应当适用修改后的专利法。遵照国家知识产权局第78号公告的有关内容，本案涉及与在先商标专用权及在先著作权相冲突的问题，可以依照修改后的专利法第二十三条的规定进行审查并作出决定。
　　专利复审委员会于2001年12月17日作出第4065号无效宣告请求审查决定，维持本案专利权有效。专利复审委员会在该决定中认定椰风公司提出的无效理由不能成立，因此作出了驳回无效宣告请求，维持本案专利权有效的第4065号无效宣告请求审查决定。
　　另查，1998年4月，海南椰风实业有限公司向海南省工商行政管理局举报，称南山公司侵犯其对第832929号商标享有的专用权。海南省工商行政管理局认定南山公司在其生产的“南国”天然椰子粉包装袋上使用的装潢图案中的一部分，与第832929号“COWIND”文字及图形组合商标类似，构成商标侵权，并据此于1999年5月26日对南山公司作出了行政处罚。南山公司不服，向海口市中级人民法院提起行政诉讼。海口市中级人民法院经审理维持了该行政处罚决定。南山公司遂向海南省高级人民法院提起上诉。海南省高级人民法院经审理认为，由于对该案被诉具体行政行为的法律适用问题需要送请最高人民法院作出解释，因此作出了中止诉讼的行政裁定。恢复审理后，海南省高级人民法院于2003年6月26日作出（2000）琼高法行终字第16号行政判决，认为该行政处罚决定违反了《行政处罚法》，理由是“在商标权与专利权两项权利同时合法存在的情况下，省工商局以一方当事人合法行使专利权的行为属于对另一方当事人商标权的侵权为由，以此作出行政处罚，法律依据不足。”该判决撤销了行政处罚决定及一审行政判决，并判令省工商局赔偿南山公司经济损失。
　　海南椰风实业有限公司还曾以南山公司使用本外观设计专利侵犯其注册商标专用权为由向海口市中级人民法院提起民事侵权之诉。海口市中级人民法院认为，该案争议的侵权问题有待于国家知识产权局专利复审委员会对椰风公司提出的无效宣告请求作出处理后方能审理，故以（1998）海中法经初字第202－1号民事裁定中止了该商标侵权诉讼。

　　一审法院判决
　　北京市第一中级人民法院认为：专利复审委员会在第4065号无效宣告请求审查决定中没有正确适用专利法第二十三条的规定对他人是否享有在先取得的合法权利以及本案专利是否与他人在先取得的合法权利相冲突作出认定，该决定在认定事实和适用法律上均存在错误，应予撤销。专利复审委员会应当在椰风公司已经提供证据证明他人拥有在先取得的合法权利的情况下，就本案专利是否与他人在先取得的合法权利相冲突进行审理，并作出无效宣告请求审查决定。
　　据此，依照《行政诉讼法》第五十四条第（二）项第2目之规定，判决：
　　一、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第4065号无效宣告请求审查决定；
　　二、国家知识产权局专利复审委员会重新作出无效宣告请求审查决定。

　　二审诉辩观点
　　南山公司不服原审判决，向本院提出上诉，请求撤销原判，维持第4065号无效宣告请求审查决定。理由是：原审判决在南山公司提出椰风公司既非本案所涉商标专用权人，亦非著作权人的情况下，未对商标权、著作权的权属问题进行审查，未对南山公司提出不构成权利冲突的基本事实进行审查；适用法律错误，应当按照专利法实施细则第六十五条第三款的规定驳回椰风公司的无效宣告请求。
　　专利复审委员会、椰风公司服从原审判决。

　　二审法院判决
　　本院认为：专利复审委员会在第4065号无效宣告请求审查决定中没有正确适用专利法第二十三条的规定对他人是否享有在先取得的合法权利以及本案专利是否与他人在先取得的合法权利相冲突作出认定，该决定在认定事实和适用法律上均存在错误，应予撤销。南山公司关于原审判决认定事实不清，适用法律错误的上诉理由不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《行政诉讼法》第六十一条第一款第（一）项之规定，判决如下：
　　驳回上诉，维持原判。