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【专利权人在无效宣告请求的审查过程中修改其专利文件时应当遵循的有关要求】


信息编号:11906 查看次数:1196
发布时间:2011/8/18 9:30:01 最后更新时间:2011/8/18 9:30:01
所在地:北京四环内
电话:010-51652816 手机:
详细描述:
     第六十八条 在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。
      发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

      【解释】本条是关于专利权人在无效宣告请求的审查过程中修改其专利文件时应当遵循的有关要求的规定。
      本条所规定内容是由原专利法实施细则第六十七条的部分内容修改而来的。
      如前所述,修改申请文件是专利申请人的重要权利之一。专利法第三十三条规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”专利法实施细则第五十一条进一步明确了申请人修改申请文件的时间。这些都是关于在授予专利权之前对专利申请进行修改的规定。对于申请被授予专利权以后申请人是否可以修改其专利文件以及修改的时间、范围等问题,各国有不同规定。有的国家规定,专利权授予后,如果申请人认为其当初被授予专利权的保护范围过宽,可能导致其专利权被宣告无效,可以主动提出修改,以缩小其保护范围。根据本条规定,在我国,专利权授予后,专利权人不能主动修改其专利文件,只能在无效宣告程序中提出修改,而且对修改的范围有比较严格的限制。
      原专利法实施细则第六十七条中规定,“专利权人可以修改专利文件”。而发明或者实用新型专利的专利文件,包括请求书、专利说明书及其附图、权利要求书。从原规定的文字含义出发,专利权人在无效宣告程序中既可以修改其权利要求书,也可以修改其专利说明书和附图,只要其没有扩大专利保护的范围即可。然而,如果允许在授予专利权之后再对说明书及其附图进行修改,一方面会使无效宣告请求的审查程序变得更加复杂和旷日持久,另一方面也不利于保障公众的合法利益。因此,在过去的实践中,专利复审委员会的实际做法是不允许专利权人对其说明书和附图进行修改。所以,此次修改专利法实施细则,在本条第一款中规定“发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书”,在第二款中规定“发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图”。
      外观设计专利文件包括请求书、图片或者照片以及简要说明,不包括权利要求书。外观设计专利的图片、照片和简要说明具有两个用途,其一是表明该外观设计的具体设计内容;其二是用于确定外观设计专利的保护范围。因此,外观设计专利的图片、照片和简要说明,既相当于发明或者实用新型专利的权利要求书,也相当于发明或者实用新型专利的说明书。因此,本条第二款规定,“外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明”。
      专利权人在对其发明或者实用新型专利权利要求书进行修改时,应符合以下要求:
      其一,不得改变原权利要求的主题名称;
      其二,与授权的权利要求书相比,不得扩大原专利的保护范围;
      其三,不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;
      其四,一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
      修改权利要求书的具体方式,一般包括权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求,例如独立权利要求或者从属权利要求。权利要求的合并是指二项或者二项以上从属于同一独立权利要求的权利要求的合并,此时将所合并的权利要求的技术特征组合在一起,形成了新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的权利要求中的全部技术特征。技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的二种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。这些修改方式既可以单独采用,也可以结合在代起采用。
      发明或者实用新型专利权人在专利复审委员会转送无效宣告请求书、转送新理由或新证据文件通知书以及引人请求人未提及的理由或证据的无效宣告审查通知书指定的答复期限届满后,只能以删除的方式修改权利要求。
      在专利复审委员会作出审查决定之前,专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。
      以删除以外的其他方式修改权利要求的,专利复审委员会应当给予请求人针对这样修改的权利要求提出新的无效宣告理由、证据和意见的适当机会。


    发布者任海全律师,1999年从事律师工作,是《律师业务工具》系列软件开发者。现为北京市凯泰律师事务所主任,朝阳律协代表。
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